대법원, Product-by-Process Claim에 관한
특허청구범위 해석의 기준 새롭게 정립
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| 최근 대법원은 ‘제조방법이 기재된 물건발명’(Product by Process Claim)에 대하여 특허요건 및 특허침해 판단에 있어서 청구범위해석의 기준을 정립하였습니다. |
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| 1. Product by Process Claim의 특허 요건 판단 |
| 가. |
대법원 전원합의체 판결의 요지 |
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‘제조방법이 기재된 물건발명’의 특허요건을 판단함에 있어서는 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 그 물건이 과연 특허성이 인정되는지 여부를 살펴야 한다(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체판결). |
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| 나. |
종래의 판례 |
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‘제조방법이 기재된 물건발명’의 진보성 판단에 관하여, 종래 대법원은 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하되, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 제조방법을 고려하여 달리 판단할 수 있다는 입장을 취하여 왔습니다(대법원 2006.6.29. 선고 2004후3416 판결 참조). |
| 다. |
대법원 전원합의체 판결의 의의 |
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대법원은 이번 전원합의체 판결을 통하여 ‘제조방법이 기재된 물건발명도 물건 발명이고, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로, 그 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다’고 판단하였습니다. |
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이번 판결을 통하여 대법원은, 물건의 발명 중에는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 특허요건 판단에 있어 청구항에 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니라는 입장을 명확히 한 다음, 이에 배치되는 종래의 대법원 판례들을 모두 폐기하였습니다. 따라서 앞으로는 특허심사실무 및 소송실무에 있어서 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는지 여부와 관계 없이 동일한 기준으로 신규성/진보성 판단이 이루어질 것입니다. |
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또한, 이번 판결을 통하여 대법원은, ‘제조방법이 기재된 물건 발명’에 있어서 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 명확히 하였습니다. 따라서 앞으로는 그 제조방법까지를 고려하여 특정되는 물건의 구조나 성질에 신규성/진보성이 인정되지 않는 경우에는 단지 제조방법의 신규성/진보성만 들어 발명 자체의 신규성/진보성을 주장할 수는 없음을 유념하여야 할 것이며. 이에 따라 제조방법의 특이성으로 인하여 물건의 구조나 성질에 어떠한 차이가 발생하는지 여부가 제조방법이 기재된 물건발명의 신규성/진보성 판단에 있어서 중요한 요소가 될 것입니다. |
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| 2. Product by Process Claim의 특허 침해 판단 |
| 가. |
대법원 판결의 요지 |
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'제조방법이 기재된 물건발명’의 특허청구범위의 해석방법은 특허요건 판단 단계와 특허침해 판단 단계에서 동일하게 적용되어야 한다(대법원 2015.2.12. 선고 2013후1726 판결). |
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| 나. |
대법원 판결의 의의 |
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‘제조방법이 기재된 물건발명’의 특허침해 여부 판단에 있어서 그 특허청구범위 해석에 관하여 지금껏 아무런 대법원 판례가 존재하지 않았습니다. 이번 대법원 판결은 특허침해 판단에 있어서 ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 특허청구범위 해석에 관하여 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있습니다. |
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이번 판결을 통하여 대법원은, ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 대한 특허청구범위의 해석방법(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927 전원합의체판결에서 설시한 해석방법)은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 한다는 입장을 명백히 밝혔습니다. 따라서 특허침해 단계에서 제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위를 파악함에 있어서도 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이고, 발명의 기술적 구성은 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 할 것입니다. |
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다만, 대법원은 위와 같은 판시에 단서를 부가하여, 그와 같은 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 하여 다른 기준이 적용될 수 있는 여지를 남겨 두었습니다. 따라서 향후 ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 관한 특허침해 소송에서는, 제조방법기재까지를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 물건이 과연 무엇인지를 특허청구범위와 명세서의 전체 기재에 의하여 확정하는 작업이 무엇보다도 중요하게 될 것입니다 |
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