중국 내 직무발명 규정의 선진화에 따른 유의점 :
직무발명조례(제정초안)의 시행 임박
|
최근 중국 특허법제의 주요 제?개정에 대하여, 지난 뉴스레터에서는 중국 특허법 제4차 개정안 내용 중 우리 한국 기업이 유의하여야 할 사항들을 정리한 바 있습니다. 이번 뉴스레터에서는 조만간 있을 것으로 예상되는 중국 직무발명제도의 큰 변화에 대비하여 우리 기업이 유의하여야 할 사항들을 정리하였습니다.
[지난 뉴스레터 보기]
기업 활동에서 기술이 차지하는 비중이 더욱 커짐에 따라 직무발명 관리의 중요성도 높아지고 있습니다. 기업이 직무발명을 제대로 관리하지 않는 경우, 많은 인적, 물적 자원을 투여하고도 개발 기술에 대하여 권리를 제대로 확보하지 못할 수도 있고, 나아가 발명자로부터 보상금 지급 청구 소송을 당하게 될 위험도 있습니다.
그런데 중국의 직무발명제도는 IP와 관련한 다른 제도 일반에 비해 한국과 차이가 많고 지속적으로 수정되고 있습니다. 따라서 중국에서 개발 및 생산을 수행하는 우리 기업들은 중국의 변화하는 직무발명제도를 잘 파악하여 그에 맞는 IP 및 인사 정책을 수립할 필요가 있습니다.
본 법무법인의 이번 호 뉴스레터를 통해 중국의 직무발명제도와 관련하여 조만간 있을 것으로 예상되는 큰 변화의 동향을 살펴봄으로써, 빠르게 변화하고 있는 중국 지식재산권 법률 환경에 미리 대비하는 데 도움을 드리고자 합니다.
|
| 1. |
배경 설명: 직무발명에 관한 통일된 규정의 제정 추진(직무발명조례 초안) |
| |
중국은 아직까지 직무발명의 신고, 관리, 보상을 전체적으로 규율하는 통일된 규정을 두고 있지 않습니다. 특허법(?利法), 특허법 실시세칙에 직무발명의 개념과 보상에 관한 규정을 일부 두고 있긴 하지만, 직무발명의 신고 및 관리 등에 대해서는 기준이 되는 규정이 없습니다. 그 외에 과학기술성과실용화촉진법(促?科技成果?化法), 계약법 그리고 지식재산권국 등이 발표한 「직무발명자의 합법적 권익보호의 향상과 지식재산권운용실시의 촉진을 위한 약간의 의견」 이라는 부령(部令)에서 관련된 규정을 약간씩 두고 있으나, 위 규정들은 국유기업, 군인단체, 국가설립연구개발기관, 대학교 등 고등교육기관을 주 대상으로 하고 있는 규정이어서 일반 기업은 그 대상이 되지 않습니다.
그러나 중국 산업이 갈수록 기술 고도화되면서 직무발명 관리의 중요성이 큰 문제로 떠오르고 있습니다. 이에 국유기업뿐 아니라 일반기업까지 대상으로 하여 직무발명 제도를 전체적, 일의적으로 규율할 수 있도록 중국 국무원은 직무발명조례를 제정하는 작업을 추진 중에 있습니다.
현재의 직무발명조례 초안(이하 ‘초안’)은 수 차례의 토론회와 공개의견 청취를 거쳐 수정된 안으로, 이후 국무원 심의과정에서 내용의 변경이 있을 수 있습니다만, 이미 상당한 틀을 갖춘 것으로 보이고, 현재 내용에서 크게 벗어나지 않은 상태로 머지않아 시행될 것으로 예측되고 있습니다. 따라서 아래에서는 현재 국무원의 초안을 기준으로 우리 기업이 유념하셔야 할 사항을 소개해 드리고자 합니다. |
| 2. |
직무발명의 개념 규정의 구체화 |
| |
현행 중국 특허법은 직무발명의 정의를 ① 사용자가 부여한 임무를 수행하거나 또는 ② 주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명이라고 하고 있습니다. 초안은 이와 같은 특허법의 정의 내용을 구체화하여, (i) 담당 업무 과정에서 완성된 발명, (ii) 담당 업무 외에 부여 받은 임무를 이행하던 중 완성한 발명, (iii) 퇴직 후 1년 이내에 완성한 것으로 원래의 조직에서 담당하였거나 부여 받은 업무와 관련된 발명, (iv) 사용자의 자금, 설비, 대외적으로 공개하지 않은 기술자료 등을 주요하게 이용하여 완성된 발명을 직무발명이라고 규정하고 있습니다.
한편 현재 특허법 4차 개정이 논의되고 있고 머지 않아 개정안이 통과될 것으로 예측되고 있습니다. 그런데 개정 특허법 초안에 따르면 직무발명의 정의를 “사용자가 부여한 임무를 수행하는 과정에서 완성된 발명창조를 직무발명창조라 한다”고 하여, 현행 특허법의 ‘주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명’이라는 규정 부분이 삭제되었습니다. 따라서 초안의 개념 규정 역시 이에 상응하여 추가적으로 수정될 것으로 보입니다.
그리고, 현재 특허법은 발명특허, 실용신안, 디자인을 직무발명의 ‘발명’으로 규정하고 있는데, 초안은 식물신품종권 및 직접회로배치권을 직무발명의 범위에 추가하고 있습니다.
|
| 3. |
직무발명의 권리 귀속의 명확화 |
| |
중국에서는 직무발명에 대하여 사용자가 원시적으로 출원권을 가집니다. 직무발명의 출원권이 발명자에게 원시적으로 귀속되고, 사전승계약정 등을 통해 사용자가 출원권을 승계할 수 있도록 하는 한국의 발명진흥법과는 차이가 있음을 유의할 필요가 있습니다. 초안은 여기에서 사용자가 출원권뿐 아니라 기술비밀로 유지하거나 또는 공개할 권리를 가진다는 점을 명시하고 있습니다(초안 제8조 제1항).
한편 사용자의 물질기술조건을 사용하여 출원된 권리의 경우, 물질기술조건은 조금 사용하였건 또는 주로 사용하였건 사용자와 발명인의 약정으로 누가 출원권을 가질 것인지 정할 수 있습니다. 만일 약정이 되지 않는 경우, 현행법에 따르면 ‘주로 사용’한 경우 사용자가 출원권을 가지거나, 특허법 개정초안에 따르면 어떤 경우에도 발명자가 출원권을 가지게 됩니다(특허법 개정초안 제6조 제4항).
사용자가 직무발명의 출원을 정지하거나 또는 등록된 직무발명을 포기하는 경우, 발명인에게 사전 통지를 할 의무를 지게 됩니다. 통지를 받은 발명인은 사용자와의 협상을 통해서 그 출원권 또는 등록권리를 획득할 수 있습니다. 만일 발명인이 이와 같은 권리를 무상으로 획득하게 되는 경우, 사용자는 무료의 통상실시권을 가질 수 있습니다(초안 제15조).
|
| 4. |
민간기업에 대한 직무발명의 보고 및 관리제도의 신설 |
| |
현행 특허법과 특허법 실시조례는 직무발명의 보고 및 관리제도에 관한 내용을 규정하지 않고 있습니다. 기타 관련법들은 국유기업이나 국가설립연구기관 등을 적용대상으로 하여 부분적으로 규정하고 있을 뿐입니다. 이러한 입법의 미비함을 보완하기 위하여, 초안은 연구개발을 수행하는 기업 등 일반적인 사용자를 상대로 발명보고제도 및 관리제도를 수립할 의무를 부과하면서 그 구체적인 내용을 정하고 있습니다.
|
|
|
| |
(1) |
직무발명의 보고 |
| |
|
발명자는 업무와 관련된 발명을 완성한 경우, 발명을 완성한 날로부터 2개월 내에 조직에게 당해 발명에 대해 보고를 해야 합니다. 발명이 둘 이상의 발명자에 의해 완성되는 경우, 발명자 전부 혹은 발명자의 대표가 사용자에게 보고하며, 발명자 대표는 발명자 전체의 동의를 거쳐서 보고해야 합니다(초안 제10조).
그리고 발명의 내용에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 합니다: ① 전체 발명자들의 성명, ② 발명의 명칭 및 내용, ③ 발명이 직무발명에 속하는지 아니면 비직무발명에 속하는지에 관한 의견 및 그 이유, ④ 기타 설명이 필요한 사항(초안 제11조) |
| |
(2) |
직무발명의 관리 |
| |
|
직무발명으로 보고된 발명의 경우, 사용자는 그 발명의 내용을 평가하여 보고를 받은 날로부터 출원을 할 것인지 또는 기술비밀로 보호할 것인지 여부를 결정하고, 결정한 내용을 발명자에게 서면으로 통지해야 합니다. 이와 같은 통지는 보고 받은 뒤 6개월 내에 이루어져야 합니다.
기한 내에 통지를 하지 않는 경우의 효과에 대해서 초안은 명확히 규정하지 않고 있습니다. 한국 발명진흥법의 경우, 발명자의 직무발명 보고에 대하여 회사가 기한 내에 승계 여부를 회신하지 않으면, 출원권이 발명자에게 남게 되어 그 회사는 해당 발명을 출원한 권리가 없는 것은 물론이고 해당 발명에 대한 통상실시권도 가지지 못하게 됩니다. 그러나 출원권이 원시적으로 발명자에게 속하는 것으로 보는 한국법과 달리 중국 특허법은 직무발명의 출원권리가 당연히 회사에 속하는 것으로 규정하고 있으므로(중국 특허법 제6조 제1항), 위와 같은 통지를 하지 않는 경우의 효과가 불분명합니다. 이 부분은 직무발명조례 초안이 실무에 적용되면서 보다 명확해질 것으로 보입니다.
한편, 비직무발명으로 보고된 발명에 대해 사용자가 직무발명이라고 주장하는 경우, 사용자는 2개월 내에 서면으로 그와 같은 취지의 주장과 이유를 함께 설명하여 답변해야 합니다. 2개월 내에 직무발명임을 주장하지 않는 경우, 비직무발명이라는 직원의 주장에 동의하는 것으로 간주되므로 유의할 필요가 있습니다(초안 제13조). |
| 5. |
직무발명 보상금액의 법정 기준 상향 |
| |
(1) |
법정 보상금액 상향 |
| |
|
직무발명에 대한 보상은 두 가지로 구별됩니다. 특허권을 취득한 후에는 ‘장려금’을, 권리를 실시한 후에는 ‘보수’를 지급하도록 하고 있습니다.
회사에 장려금이나 보수에 대한 약정이나 규정이 없는 경우가 있습니다. 그런데 중국은 사용자가 별도의 승계절차 없이 직무발명의 출원권을 가지므로, 보상금에 관한 약정이나 회사 규정이 없으면 발명자는 출원권도 없고 보상금도 없어 매우 부당한 상황에 놓이게 됩니다. 이에 중국은 회사와 발명자 간의 보상금 약정이나 회사 규정이 없는 경우에 대비하여 보상금의 법정 기준을 정해두고 있다는 점을 유의하셔야 합니다.
현재 특허법 실시세칙 제77조는 장려금의 법정 기준, 제78조는 보수금의 법정 기준을 제시하고 있습니다. 그런데 초안은 위와 같은 법정 기준을 상향 조정하였습니다.
우선 장려금의 경우, 발명에 관한 특허권 또는 식물신품종권을 취득한 경우, 발명자에 대해서(공동 발명자의 경우 발명자 전체에 대해서) 지급하는 장려금은 해당 회사의 직원 월평균임금의 2배보다 낮아서는 안 됩니다. 직무발명에 대해 기타 권리를 취득하는 경우, 장려금은 해당 회사의 직원 월평균 임금액보다 낮아서는 안 됩니다(초안 제20조). 현행 규정에 의하면 특허에 대한 최저 장려금이 3,000위안(한화 약 56만원), 실용신안 또는 디자인에 대한 최저 장려금이 1,000위안(한화 약 18만원)인 것에 비하여, 최저 금액이 실질적으로 상향 조정되었다고 볼 수 있습니다.
다음으로 보수금의 경우 (i) 매년 발명특허 또는 식물신품종을 실시한 영업이익에서 5%보다 낮지 않게, 또는 매년 매출액에서 0.5%보다 낮지 않게 보수를 지급하거나, 위 금액을 참고하여 발명자 개인의 평균 월급의 합리적인 배수를 매년 지급할 수 있습니다. 또는 위 액수들의 합리적인 배수 액수로 일괄 지급할 수 있습니다. 또한 발명특허권, 식물신품종권 이외의 기타 지식재산권에 대해서는 (ii) 매년 그 권리를 실시한 영업이익에서 3%보다 낮지 않게, 또는 매년 매출액에서 0.3%보다 낮지 않게 보수를 지급하거나, 위 금액을 참고하여 발명자 개인의 평균 월급의 합리적인 배수를 매년 지급할 수 있습니다. 또는 위 액수들의 합리적인 배수 액수로 일괄 지급할 수 있습니다. 사용자가 직무발명을 자체적으로 실시하는 것이 아니라, 타인에게 양도하거나 또는 실시를 허가하는 경우, 양도액 혹은 실시 허가료의 20%보다 적지 않은 금액을 보수로 지급해야 합니다(초안 제21조). 현행 규정에 의하면 특허 실용신안의 경우 매년 영업이익에서 2%, 디자인은 매년 영업이익에서 0.2%이고, 타인에게 실시를 허가하는 경우 사용료의 10%인데, 이를 대폭 상향 조정하였음을 알 수 있습니다.
또한 직무발명을 영업비밀로 유지하기로 결정하는 경우에도 권리를 확보하고 실시하는 경우와 마찬가지로 장려금과 보수를 지급해야 합니다(초안 제24조).
|
| |
(2) |
사내 보상금 지급 규정의 제정 방법 |
| |
|
법적 보상금 규정을 적용 받지 않으려면 회사는 장려금과 보수의 지급 기준에 대해 종업원들과 개별적으로 약정하거나 또는 회사의 규정으로 정해야 합니다. 또한 초안은 이와 같은 회사 규정을 만들 때 사용자는 종업원의 의견을 청취하여 받아 들어야 한다고 정하고 있습니다만, 어느 정도 범위의 종업원에게 협의 또는 동의를 얻어야 한다는 등 구체적인 의견 수렴 방안에 대해서는 언급하고 있지 않습니다.
한국과 비교하면, 한국의 발명진흥법은 보상금액의 결정 기준, 지급 방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 한다고 정하고 있고, 동 시행령은 규정을 새로 작성하거나 변경하는 경우 보상규정의 적용을 받는 종업원 과반수의 협의, 규정을 불이익 변경하려는 경우 규정의 적용을 받는 종업원의 과반수의 동의가 필요하다고 구체적으로 정하고 있는 점과 차이가 있습니다.
따라서 구체적인 세부 규정이 정해질 때까지는, 안전을 기하기 위하여 보상금 규정을 제정하는 경우 최소한 종업원의 의견 청취 절차는 거치는 것이 바람직할 것으로 보입니다. 가급적이면 직무발명에 관한 규정을 근로계약에 첨부하여 사용자와 종업원간의 약정의 일부로 하는 것이 바람직할 것입니다. 이와 같은 조치를 취하는 경우 향후 직무발명의 효력에 대한 다툼이 발생할 가능성을 줄일 수 있을 것입니다. |
| |
(3) |
약정 보상금과 법정 보상금의 관계 |
| |
|
약정 또는 회사 규정에 장려금 및 보수금 규정을 마련하는 경우에는, 사용자의 경제적 이익과, 그 이익에 대한 각 발명의 기여도 및 각 발명에 대한 각 발명자의 기여도를 고려해야 합니다(초안 제22조). 이 때 중요한 것은 이와 같이 정해진 보상금이 합리적인 범위에 해당하는지 여부이고, 반드시 법정 보상금과 동일하거나 이를 상위해야 하는 것은 아니라는 점을 유의하시기 바랍니다. 다만 약정과 규정에 의하더라도 보상금이 합리적이지 않은 경우, 발명자는 사용자에게 직무발명 보상금을 별도로 청구할 수 있을 것입니다(특허법 제16조). |
| |
(4) |
보상금의 지급 시기 |
| |
|
초안은 보상금의 지급 시기를 명확히 하였습니다. 보상금의 지급 시기에 대해서 약정 또는 회사 규정으로 정할 수 있지만, 정해진 바가 없는 경우 장려금은 지식재산권을 획득한 날로부터 3개월 이내에 지급하고, 보수는 (매년 현금 지급하는 경우) 각 회계연도가 종료된 후 3개월 이내에 지급하도록 정하고 있습니다. 또한 타인에게 사용허가 하는 경우 실시료가 입금된 뒤 3개월 이내에 보수를 지급해야 합니다(초안 제23조). |
| 6. |
중국 사업장 직무발명 규정 마련의 필요성 |
| |
사용자가 이와 같은 직무발명의 보고 및 관리제도를 수립하지 않는 경우의 처벌은 그다지 엄중하지 않습니다. 초안은 행정기관이 단속?조사하여 이와 같은 제도를 수립하지 않은 것을 발견하는 경우 시정조치 및 경고를 할 수 있도록 규정하고 있을 뿐입니다(초안 제33조).
그러나, 한국과 달리 중국에는 직무발명에 관한 법정 보상금 기준이 규정되어 있으므로, 사업장의 사정에 합리적인 보상금을 규정을 포함한 직무발명 규정을 미리 마련해 둘 필요가 있습니다. 그렇지 않은 경우 위에서 설명 드린 직무발명조례 초안이 실시되는 경우 영업이익의 5% 이상의 보상금을 지급해야 하는 상황에 직면하게 될 위험이 있습니다.
따라서 중국에 연구 및 개발 조직을 두고 있는 우리 기업들 중 아직 직무발명에 대한 내규를 수립하지 않은 경우, 조속한 시일 내에 상황에 맞는 규정을 마련하실 것을 권유해 드립니다.
이상에서 직무발명조례의 주요 제정 내용을 살펴보았습니다. 이 뉴스레터의 내용에 관해 궁금한 사항이 있으시면 아래의 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
|
|
|
