우리 기업이 주의해야 할 중국 특허/디자인 관련 법규
주요 제·개정 현황 – 특허법 제4차 개정안을 중심으로
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특허, 실용신안 및 디자인을 각각 별개의 법률로 규율하고 있는 한국과 달리, 중국 특허법(중국법상 명칭: ‘전리법(专利法)’)은 특허뿐 아니라 실용신안 및 디자인까지 포괄하여 함께 규율하고 있습니다. 중국 특허법은 1985년 최초로 시행된 이후 3차에 걸쳐 개정되었고, 마지막으로 개정된 제3차 개정 특허법은 2009년부터 시행되기 시작하였습니다.
마지막 개정된 제3차 개정 특허법이 시행된 지 불과 6년이 지났을 뿐입니다만, 현행 특허법으로는 특허권 보호가 충분히 이루어지기 어렵다는 각계의 문제 제기를 받아들여 중국 특허법 제4차 개정 작업이 진행되고 있고, 2015년 4월 개정 초안을 발표하여 의견수렴을 거친 상태입니다(중국 인민대표자회의 입법 부문은 입법 시기의 우선순위를 분류하여 입법계획을 발표하는데, 특허법 개정은 중국 인민대표자회의의 입법계획 중 최우선순위 항목으로 분류되어 있습니다).
또한 중국 지식재산권국은 현재 특허법 4차 개정안 추진에 맞추어, 직무발명조례를 제정 중에 있고(2015년 4월 두 번째 의견수렴을 거친 상태), 2015년 7월에는 특허에 관한 행정집행에 관한 규칙을 개정하였습니다.
이번 특허법 제4차 개정안 및 제/개정 중인 특허법 관련 규정들은, 상당히 많은 영역에서 변화된 내용을 포함하고 있고, 일부는 중국 관련 사업을 진행하고 있는 우리 한국 기업들에게 직접적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보입니다.
따라서 본 법무법인은 이번 뉴스레터를 포함하여 2회에 걸쳐 중국 특허법 제4차 개정안 내용 및 특허법 관련 규정의 제/개정 사항 중 우리 한국 기업이 유의하여야 할 사항들을 정리하여 설명해드리고자 합니다. 우선 이번 뉴스레터에서는 중국 특허법 제4차 개정안의 내용 중 유의해야 할 사항을 정리하여 설명해 드립니다.
본 법무법인의 뉴스레터를 통하여 중국 특허법의 변화 현황을 살펴봄으로써, 빠르게 변화하고 있는 중국 지식재산권 법률환경에 미리 대비하는데 도움을 드릴 수 있기를 바랍니다.
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| 1. 권리 보호 범위의 확대
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부분디자인권 신설 |
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부분디자인권은 물품의 전체가 아닌 일부 부분, 예를 들어 주전자 손잡이 부분에 관한 디자인에 관한 권리를 의미합니다. 그런데 현행 중국 특허법은 부분디자인 보호에 관한 규정을 두고 있지 않고 제품 전체의 디자인에 대해서만 보호를 하고 있습니다. 지식재산권국(State Intellectual Property Office, 이하 ‘SIPO’라 합니다)의 ‘특허심사지침’은 물품의 분할 불가한 부분, 단독 판매 또는 사용이 불가한 부분에 대한 디자인은 등록을 거절하도록 명시하고 있습니다.
반면 개정법 초안 제2조는 디자인의 정의를 “상품의 전체 또는 부분”의 형상, 도안 또는 그 결합 및 색채와 형상, 도안의 결합에 대한 것이라고 수정하여, 부분디자인을 보호하는 것으로 명시하고 있습니다(개정법 초안 제2조).
이처럼 부분디자인이 보호됨에 따라, 제품의 특징적인 부분을 별도로 등록하여 보호받을 수 있게 되었고, 결국 보다 실효성 있는 디자인권 보호가 가능해질 것으로 보입니다.
이와 관련하여 생각해 볼 것은 ‘위치상표’ 입니다. ‘위치상표’는 특정 위치에 표시된 표지가 상표처럼 제조자 또는 판매자 표시를 하는 것을 의미합니다. 예를 들어 아디다스사의 운동복 측면의 삼선(三線) 무늬가 대표적입니다. 한국은 위치상표를 보호하고 있습니다만(2012년 대법원 전원합의체 판결), 중국 실무는 아직 위치상표를 보호하는 것으로 보이지 않습니다. 중국 상표법 문언에는 위치상표를 보호하는 규정이 없고, 최고인민법원의 입장도 아직 불명확합니다. 한편 베이징시 고급인민법원은 위 아디다스사의 상표 보호가 문제된 사안에서 그 보호를 부정하는 취지의 판결을 내린 바 있습니다(北京市高院（2011）高行终字第387，388号行政判决书).
이와 같이 위치상표가 보호가 어려운 상황에서, 주요 품목의 상품에 대해서라도 부분디자인권을 적극적으로 활용하여 제품의 특징되는 시각적 요소를 등록하여 보호하는 방안을 고려해 보아야 할 것입니다. |
| (2) |
디자인권 보호 기간 연장 |
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현행 중국 특허법은 디자인 보호기간을 10년으로 규정하고 있으나, 개정법 초안은 15년으로 연장하고 있습니다. 중국은 ‘산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정(1999년 제네바 개정협정)’에 가입 예정이므로, 위 협정의 요구사항에 부합하기 위하여 개정한 것으로 해석됩니다. |
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가축 등에 대한 진단 및 치료방법의 특허성 추가 |
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현행 중국 특허법은 질병의 진단 및 치료 방법 일반을 특허받을 수 있는 대상에서 제외하는 것으로 규정하고 있습니다(현행 특허법 제25조 제1항 제5호). 그러나 개정법 초안은 양식동물(養殖動物)에 대한 진단 및 치료방법은 특허 불가 항목의 예외로 규정하여 결국 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있습니다. 수의(獸醫) 산업 분야 기업은 특히 예의 주시할 필요 있는 개정사항입니다. |
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| 2. 직무발명의 발명자주의 강화 방향으로 변경
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중국의 직무발명정책은 사용자를 우선하는 사용자주의 성향이 강하였습니다만, 이번 개정법 초안 수정 내용을 살펴보면 발명자를 우선하는 발명자주의가 강화되는 방향으로 변화하고있음을 알 수 있습니다. 개정법 초안 내용에 따르면, 이제까지 회사가 출원권을 가졌던 일부 종류의 발명에 대해서 더 이상 회사가 당연 출원권을 가질 수 없게 될 수 있습니다. 따라서 중국에 연구소 또는 생산라인을 구비하고 있는 기업들은 특히 주의할 필요가 있습니다.
또한, 특허법 개정 작업에 추가하여, 직무발명조례 신설 작업이 진행 중입니다. 이에 따라 중국의 직무발명 법규범은 상당한 변화가 있을 것으로 보입니다. 본 뉴스레터에서는 직무발명에 관한 특허법 개정안의 관련 규정을 다루도록 하고, 직무발명조례의 내용은 다음 회 뉴스레터를 통하여 설명드리도록 하겠습니다.
아래에서의 ‘직무발명’에는, 한국과 마찬가지로 특허발명뿐 아니라 실용신안 고안과 디자인까지 포함된다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.
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| (1) |
직무발명의 범위가 축소됨 |
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현행 특허법은 직무발명의 출원권리를 회사가 가지는 것으로 규정하고 있고, 이는 개정 초안도 동일합니다(현행 특허법 제6조 제1항, 개정법 초안 제6조 제2항).
다만 개정법 초안은 직무발명의 범위를 상당히 축소하고 있습니다. 현행 특허법은 직무발명을 “사용자(单位)의 임무를 집행하거나 주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명”이라고 규정하고 있으나, 개정법 초안은 “사용자의 임무를 집행하여 완성한 발명”이라고 규정하고 있어서, “주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명”은 직무발명의 범위에서 제외하고 있습니다.
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| (2) |
회사의 자원을 사용한 발명의 출원권은 원칙적으로 발명자에게 귀속됨 |
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현행 특허법은, 회사의 자원을 이용한 발명을 직무발명에 해당하는 것으로 보고 있으므로, 원칙적으로 회사에게 출원권이 속하고, 다만 회사와 발명자 간에 약정이 있는 경우 그 약정에 따를 수 있도록 하고 있습니다(현행 특허법 제6조 제1항, 제3항).
그러나 개정법 초안에 따르면, 회사의 자원을 이용한 발명, 즉 “주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명”은 직무발명에 해당하지 않으므로 그 출원권이 원칙적으로 발명자에게 귀속되게 됩니다. 다만 회사와 발명자 간에 약정이 있는 경우 그 약정에 따르게 됩니다(개정법 초안 제6조 제3, 4항).
따라서, 회사는 사전에 “주로 사용자의 물질기술조건을 이용하여 완성한 발명”의 출원권 귀속에 대한 약정을 준비할 필요가 있습니다. |
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| 3. 특허권/디자인권에 관한 행정집행(行政执法)의 강화
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지식재산권의 권리 보호 방안 중의 하나로 행정집행(行政执法)이 있습니다. 행정집행이란 행정 공무원들이 지식재산권의 침해행위를 단속하여 발각되는 경우 침해행위 정지 등의 행정적인 제재를 취하는 것입니다.
그런데 특허권/디자인권에 관한 행정집행의 경우 제도가 미흡하고 행정 공무원들의 기술적 이해 역량이 떨어져, 행정집행 방식이 잘 사용되지 않고 있습니다. 이는 중국 상표권의 경우 권리 보호 방안의 하나로 행정집행이 상대적으로 많이 사용되고 있는 것과 대비됩니다. 이에, 이번 개정법은 아래와 같은 수정을 통하여 보다 효율적으로 행정집행이 이루어질 수 있도록 제도를 정비하고 있습니다.
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| (1) |
행정집행 담당부서의 확대 |
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현행법상 중앙 부처인 국무원 특허행정부문은 전국의 특허/디자인 관련 업무를 책임지고 있으나, 행정집행의 주체가 되지는 않습니다. 그러나 개정법 초안은 중대한 특허/디자인 침해사건에 대해서는 지방 정부가 아니라, 상대적으로 높은 역량을 가진 중앙 부처가 행정집행을 할 수 있도록 규정하고 있습니다(개정법 초안 제3조 제1항).
또한 개정법 초안은 업무관리부서의 개수를 증가시켰습니다. 현행법은 성•자치구•직할시(한국으로 치면 특별시, 직할시 또는 도)급의 인민정부 특허/디자인 관리부서가 행정집행을 할 수 있도록 규정하고 있습니다. 그런데 성•자치구•직할시급의 인민정부는 중국 전체에 30여 개가 조금 넘을 뿐으로, 하나의 인민정부의 담당 구역이 너무 넓어서 제대로 된 행정집행을 하기 어렵다는 점에 있었습니다. 이에 개정법 초안은 현급 이상의 인민정부 특허업무 관리부서가 해당 행정구역 내에서 행정집행을 할 수 있도록 하고 있습니다(현급 이상의 인민정부는 중국 전역에 약 3,000개 가량이 있습니다)(개정법 초안 제3조 제2항). 이와 같은 개정을 통해 상표법이 현급 이상 공상행정관리부문이 행정집행을 할 수 있도록 규정하고 있는 것과 균형이 맞게 되었습니다.
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| (2) |
행정기관의 처벌 권한 확대 |
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현행법상 행정집행을 하여도 단지 침해정지를 명할 수 있었을 뿐이나, 개정법 초안은 행정부문의 처벌 권한을 대폭 확대하였습니다.
현행법상으로는 행정기관이 단속을 하여 특허/디자인권 침해사실을 발견하여도, 침해정지 처분에 처할 수 있었을 뿐입니다. 그러나 개정법 초안은 침해정지뿐만 아니라 침해품, 침해품 생산 전용이거나 또는 침해방법 실시에 사용되는 부품, 공구, 설비의 몰수 및 폐기를 명할 수 있도록 하고 있습니다(개정법 초안 제60조 제1항).
또한 개정법 초안은 고의 침해(대량 침해 또는 반복 침해를 포함)가 단속되는 경우에는 행정기관이 벌금도 명할 수 있도록 하고 있습니다. 불법수익이 50만위안(한화 약 9,000만원) 이상인 경우 그 불법수익의 1배 이상 5배 이하의 벌금을, 50만위안 이하인 경우 250만위안(한화 약 4억5,000만원)이하의 벌금을 명할 수 있도록 하는 규정을 신설하고 있습니다(개정법 초안 제60조 제2항).
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그러나 위와 같이 행정집행 제도가 정비가 된다고 하여도, 특허발명 사안의 경우 행정집행 제도가 효과적으로 사용될 수 있을지 의문이 남습니다. 특허발명 사안은 일반적으로 기술적 이해가 어려워 침해 여부를 판단하는 것이 쉽지 않고, 행정 인력이 높은 기술적 이해를 할 것으로 기대하기는 어렵기 때문입니다.
다만 디자인권의 경우, 사안이 복잡하지 않을 뿐만 아니라 행정 단속 공무원들이 침해 여부를 신속하게 판단할 수 있다는 점에서 상표권 침해 사안과 유사한 점이 있으므로, 특허 발명과는 차이가 있습니다. 따라서, 개정법이 통과되어 행정집행의 실효성이 높아지는 경우 디자인권 사안에서는 행정집행을 적극적으로 활용하는 방안을 고려해 볼 필요가 있을 것입니다. 특히 부분디자인권 보호규정이 개정법에 최종적으로 반영된다면, 행정집행을 통하여 부분디자인권을 침해하는 상품을 단속하는 방법은 짝퉁 상품을 제재하는 데 상당히 효율적인 방안이 될 수 있을 것입니다. |
| 4. 손해배상액의 증대 – 징벌적 손해배상제도 도입
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그 동안 특허권 보호의 취약성 중 하나로 손해배상액이 낮다는 점이 지적되어 왔습니다(이는 실용신안, 디자인 모두 마찬가지로, 본 항의 내용은 특허와 실용신안, 디자인에 모두 적용됩니다).
이에 개정법 초안은 고의적으로 특허권을 침해하는 행위에 대해서는 인민법원은 일반적인 방법으로 산정한 손해배상액의 2배 내지 3배를 명할 수 있도록 규정하고 있습니다(개정법 초안 제65조 제3항).
참고로 중국은 최근에 개정된 상표법(2014년 시행)에서도 악의의 상표권 침해자에게 일반적인 손해배상액의 1배 내지 3배 이하의 배상을 명할 수 있도록 하는 징벌적 손해배상제도를 도입한 바 있는데, 위와 같이 특허법이 개정됨에 따라 지식재산권 침해에서 징벌적 손해배상제도는 점차 자리를 잡아가게 될 것으로 보입니다.
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| 5. 표준특허에 관한 묵시적 허가제도의 신설
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개정법 초안은 ‘국가표준(国家标准)’ 제정에 참가한 특허권자가, 그 제정 절차에서 공개하지 않은 표준필수특허를 보유한 경우, 그 표준필수특허에 대한 사용권 허가를 허여한 것으로 간주한다는 규정을 신설하였습니다. 단, 무상의 사용 허가를 간주하는 것은 아닙니다. 즉, 실시료 액수는 쌍방이 협의로 결정하되, 협의가 성사되지 않는 경우 지방정부의 특허행정부문이 결정한다고 규정하고 있습니다. 그리고 위 결정에 불복하는 경우, 불복 당사자는 인민법원에 제소할 수 있도록 규정하고 있습니다(개정법 초안 제65조 제3항).
이는 표준필수특허의 매복행위(ambush)를 원천적으로 방지하는 규정인데, 구체적인 실시 단계에 있어서 위 규정의 “국가표준”의 범위가 어떻게 해석될 것인지에 따라 이에 영향을 받는 기업의 범위가 달라질 것이므로, 앞으로 주의하여 살펴볼 필요가 있습니다.
이상에서 제4차 특허법 개정 초안의 주요 개정 내용을 살펴보았습니다. 다음 뉴스레터에서는 중국 특허법 관련 규정의 제•개정 현황에 관하여 살펴볼 예정입니다.
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